專利法論文

2023年12月11日發(作者：白蘋洲)

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專利法課程論文

題目：企業與專利問題研究

姓名：沈麗

學號：1061909064

2006年12月30日

【摘要】本文通過對企業與專利之間的關系，企業對與專利的積極利用以及企業面對專利侵權的應對策略的研究，旨在為企業在市場中利用專利獲取最大利益提供有利的建議。

【關鍵詞】企業 專利侵權

企業與專利問題研究

一、企業與專利一般關系

㈠ 專利對企業的重要性

在經濟全球化不斷縱深發展的背景下，對于作為非關稅壁壘的主導形式之一的知識產權的爭奪及其維護，已成為企業競爭的一個重要的戰略制高點。從某種意義上講，企業專利戰略是爭奪市場的關鍵因素。擁有一項核心技術的專利，意味著企業擁有了合法的壟斷權利。企業可以以專利技術降低企業成本，提高產品質量，擴大市場份額，而其他企業要想在同領域內與其競爭，其要付出的成本要比沒有專利保護高的多。這里主要談的是專利對于高新技術企業的作用。

專利制度有利于推進企業技術創新。“專利制度有回報和激勵兩大功能。這種法律機制①能使發明人獲得與其貢獻相適應的回報和經濟利潤。”企業通過對技術的專利保護獲得對一項技術的壟斷權，通過對此項技術投入市場獲得企業利潤。通過良性循環企業將會 將更多的資金注入到技術的開發與研究，必然促進高新技術企業的技術創新。以海爾集團為例，它最早只是一家瀕臨倒閉的集體所有制小廠，無形資產近乎為零，更談不上技術專利。為了求生，海爾確立了專利戰略：一旦發現一項具有市場前景的技術，便迅速組織開發，并全方位申請注冊保護然后推向市場，通過產品載體一一在市場上立足馳名。十多年后，海爾平均每兩天就有一項專利申請，專利及其嚴密的保護網絡不僅使海爾集團成為世界級的高品質企業。②

㈡我國專利保護現狀

我國企業在專利保護工作中存在許多問題，主要表現在專利管理意識不強，專利管理基礎薄弱。首先，許多企業沒有制定自己的專利戰略，沒有意識到專利戰略在企業經營和技術研發方面的重要性。其次，沒有專門的專利管理機構，配備專職人員。很多企業領導認為，企業發明創造不多，此類機構不必設，專利工作由技術部分代管就行了。

另一個突出問題是專利申請量低，專利質量差。目前，近5萬件中國授權的發明專利中，國外公司占了60％。我國企業象國外申請專利的更是鳳毛麟角。十幾年來累積的只有2000項。近年來，我國每年取得“國家級重大科技成果”3萬多項，除極少部分申請專利保護外，大部分沒有取得專利保護，。還有一些成果雖然在國內申請了專利，卻沒有在國外申請專利，而專利是有地域性的。還有很多企業，即使申請了專利也不善于利用專利戰略。不注重事前防范，只忙于事后訴訟。這無異于成果鑒定。“有的企業在專利申請文件之一的權利要求書上只顧描寫專利的技術特征，只想到如何客觀描述，把西瓜描寫成核桃，使專利保護范圍過窄。”

二、企業專利戰略

為使企業在專利權競爭中能夠取勝或者占據比較有利的地位，國外許多企業都將專利

①②于金葵：《專利技術在高新技術企業中的運用》，載于《經濟于法制》

在2006年5月份，海爾一舉申請發明專利30項，而整個上半年共申請發明專利近150項，平均每天申請1個發明專利，發明申請數量約占青島市申請發明總數450項的三分之一。 戰略納入到企業整體發展戰略之中。專利戰略作為鉆里制度的派生物，是以市場為目標的。日本特許庭曾將專利戰略看作是企業戰略的構成之一，是為了在企業競爭中保持自己的優勢。③下面從兩個方面來談企業專利戰略的主要內容。

㈠ 自主研發專利產品應該注意的幾點問題

⒈ 注意保存產品研發過程中的階段性成果記錄，保留文檔，以便日后涉訴之用。

我們知道，產品研發不是一挫而就的，往往由幾個階段構成，企業在開發新產品的過程中往往訂有產品研發計劃書，按步就班進行研發。這個時候，階段性文檔、會議記錄就顯得尤為重要。同時，千萬不要忽視員工的親筆簽名。一旦被訴侵權，根據民事訴訟法的舉政責任分配原則，要求被訴侵權者對其產品或制造方法不同與起訴方的專利方法承擔舉證責任。這個時候研發記錄便會使企業轉敗為勝。有些時候，企業還會面臨職工侵犯專利權的情況，有的職工主張專利技術是自己業余時間研發的，沒有利用企業資金，技術，物質條件，這就涉及到是否是職務發明的問題，專利權歸屬的問題。如果企業能夠拿出對于職工的工作安排，研究計劃等有利證據，問題不證自明。

⒉ 外聘職工攜帶技術入職的問題④

這里，以案例為分析。“甲企業與乙簽訂借工合同，聘任乙企業職工丙到甲企業工作幫助完成某一技術項目，由于合同約定不明對完成的技術申請專利產生糾紛。我們知道，“執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位。”我們遇到的問題是，丙完成的工作，屬于乙單位的工作任務還是甲單位的工作任務？丙的自有技術是否可以被甲申請為專利？我們認為，丙如果在甲單位工作期間由甲單位發放工資等報酬并實際與甲公司有實際上的管理關系，可認定為丙與甲存在勞動關系，那么基與甲對于丙的任務委派而完成的工作自然屬于職務成果，甲應成為專利權人。其次，關于丙的自有技術，甲可以與丙簽訂合同，約定這部分的權利歸屬。實踐中，企業往往疏忽大意，在出現問題以后才忙于找證據，訴訟，使原本可以避免的訴訟發生，耗人、耗才。防患于未然才是根本。

另外，公司招聘新人時，應當了解新人與原單位是否簽訂了涉及知識產權方面的合同，是否對原單位承擔了保守商業秘密、不得侵害原單位知識產權的義務。對新人的使用，應當以不侵害原單位的知識產權為前提，避免陷入不必要的訴訟。

⒊ 申請專利前進行可行性分析

不可否分的一點是，對于中小企業來說，申請專利是一件很冒風險的事情，而且要考慮到其技術是否與將來的專利申請費和專利年費等值，能否獲利等一系列問題。

?專利是否為發明創造的最佳保護方式

專利是一種嚴格的法律保護，未經專利權人許可，他人即使知道此項發明傳造的內容也不的擅自利用，否則就構成侵權。但是獲得專利權必須以公開發明創造為條件，這就有可能使它人在自己的發明創造的基礎上很快作出新的發明傳造，從而使自己的專利技術面臨淘汰的危險。此外，專利保護是有一定期限的，保護期屆滿，專利技術就成為人類的共同財富。而技術秘密可以使發明創造內容在相當長的時間內不為外人所知。

③④ 轉引自：戚昌文，紹洋，市場競爭與專利戰略。武漢：華中理工大學出版社，1995年

案例詳見 壽步：《軟件網絡和知識產權》，吉林人民出版社2001年11月版，114－137頁。原案例是軟件著作權糾紛，此處簡化案情，用于說明專利權領域侵權問題。 ?發明創造能否帶來預期的經濟效益。

專利權的取得不僅要辦申請手續，經過一系列的公告手續，而且耗要案規定繳納申請費、審查費、專利維持費等。所以，一項技術是否要申請專利，申請人應當對技術的實施前景、市場需求狀況、潛在用戶的多寡進行分析。在技術競爭激烈的當代，最好是在選擇課題時就隨時注意調查了解國內外市場的動態，以便在完成后迅速作出正確決定。

?以國內法為依據分析可行性

首先判斷申請專利的發明創造是否屬于專利法禁止授予專利的申請。如果屬于，不會獲得批準，即使被批準，將來要要承擔被訴無效或者被撤銷的風險。其次，”查新”.這是對新穎性的必然要求。

?準確把握專利申請的良好時機

我國對于專利權的授予是采用先申請原則。即，兩個或兩個以上的申請人就同樣的發明傳造提出專利申請是，專利權授予最先提出申請之人。應該注意的問題有以下幾點：

注意申請日前的保密。如果要召開新聞發布會、成果鑒定會、發表論文、參加展覽，最好在申請專利之后進行。若為了生產經營急需適用某項技術，一定要和使用人訂立保密協議，要求使用人承擔保密義務，并且只能在約定的范圍內非公開的使用。這樣即使當事人違背了保密約定泄漏了發明創造的內容，依據專利法的規定，該發明傳造如果在他人泄密之日其6個月內提出申請，仍具有新穎性。

考慮過早申請的弊端。專利申請符合一定條件即行公布，這就意味著給競爭對手提供了求之不得的技術信息，而他人有可能在極短時間內趕上甚至超過自己，從而使發明傳造還未被授權就被淘汰，或者雖被授權但已經失去了部分市場。許多情況下，由于急于提出申請，導致忽略技術的完備性，專利申請被駁回。其結果使未別人提供了技術信息，自己浪費了時間和精力，耗費了無謂的代理費，申請費甚至高昂的實質審查費。

充分利用優先權原則。優先權原則的優越性幾種體現在其效力上。在優先權期限內，發明創造不因任何其他技術的公開而喪失新穎性，還可以排除他么人在優先權期內就同樣主體提出申請。其次，申請人可以在優先權期限內對自己的技術進行修改和完善。再次，企業可以實現不同種類的專利轉換。

⒋權利要求書范圍的確定。

權利要求書是整個專利申請書的核心部分，是專利權保護的范圍。因此，準確界定權利要求書的范圍對于企業避免專利侵權有著至關重要的意義。權利要求書的撰寫不應僅僅以得到授權為目的，要以權利要求數能夠在專利侵權中起到積極的防線作用為指導，針對各種可能的侵權途徑，多方向布置獨立權利要求，使每個獨立的權利要求都能成為防范侵權的防線。權利要求書的范圍不是越大越好。權利要求書要求保護范圍越大，越容易被侵權，要求保護范圍過小，又不足以主張權利。

㈡如何利用現有技術而避免侵犯他人權利

⒈ “取巧”失效專利也是節約

⑤“失效專利是一座等待人們開發的金山。”國家知識產權局有個失效專利數據庫，專門儲存外國失效專利。“據了解，全球每年誕生的專利85％沒有申請中國專利，全球5000余

⑤ 王立誠著《失效專利的獲取與利用》，載于《現代情報》，2001年2月第1期。 萬件專利總量中，只有70萬件在我國有效，其中4930多萬件專利不受我國法律保護，成為公知公用技術，也就是說凡是失效專利，企業可以不出一分錢，拿來就用。”⑥受它的啟發還可以進行二次創新和開發，申請新的專利。特別是有很多的國外失效專利，從技術上講十分先進，如果能夠加以利用，可以大大提高中國中小企業的技術水平。

實際上，許多失效專利的技術內容對許多中小企業來說是頗有開發價值的。如在專利歷史上，盒式磁帶錄音機專利是由荷蘭飛利浦公司申請的，但該公司先后將多國專利都主動放棄，因為公司以為此時發展錄音機產業會沒有市場。精明的日本人則利用失效專利戰略，先后開發出品質不一的各式錄音機，獲得了巨大的經濟利益。⑦

另一方面應該考慮的是，并不因免費而濫用。企業應該考慮市場因素、技術因素和產業因素來選擇適合自己的。 一是專利產品的特性，即至少在某一方面應具有優于市場上已有產品的特性；二是企業自身的核心能力，它是能夠使企業顯示自身特色并為之帶來競爭優勢的一個知識集合；三若企業在選擇失效專利的過程中涉及新領域的進入，則還要考慮技術轉換成本的問題。轉換成本由三部分構成：一是新技術之間的匹配成本；二是企業采用新技術的生產調整成本；三是由新技術市場效果的不確定性所帶來的風險成本。

⒉ 繞過障礙專利戰略

（1）繞過權項，開發不抵觸的技術。我國北京科技大學繞開日美釹鐵硼專利，開發出了與日美專利不抵觸的新技術，先后申請了多項制備釹鐵硼直接法合成合金的專利，其中直接法的系列新技術在國際發明展覽會上獲得了優秀發明獎。

（2）使用替代技術。繞過其他企業的專利，避免專利訴累，企業可以考慮采用與專利不等同的替代技術，但有一定的局限性。

（3）先用權戰略。先用權不是一種獨立的權利，⑧是指在他人專利申請日前已經制造相同的產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，享有在原有范圍內繼續制造、使用的權利。先用權是對專利權的一種抗辯，其不視為侵犯專利權。

（4）在不受專利地域保護范圍內利用他人專利。專利權具有地域性特征，即專利權只在申請的國家或地區才受保護，在其他國家或地區不受保護。據此，我國企業對于超過優先權期限沒有在我國申請專利的外國企業的國外專利，完全可以大膽地使用，在我國國內不會構成專利侵權。但是不能將該產品出口到已獲得專利保護的國家。

⒊產品生產前的專利文獻檢索，即專利侵權性分析。

⑨專利文獻是記載專利內容的文件資料及有關出版物的總稱。及時準確的獲取專利情報，可以保護企業免于自主研發產品中的涉訴問題。由于專利保護的地域性，在產品銷售到新的國家或地區時，也應在全面檢索當前相關專利信息的基礎上進行分析。有些企業領導者和技術人員有這樣一種誤解，認為只要不是仿制別人的產品，而是自行開發研究的就不會親發他人的專利權。其實這種觀點是非常錯誤的。一旦該發明傳造先被別人申請專利并取得專利權，其他任何人或單位未經專利人許可，都不能使用與該專利相同的發明創造，盡管你獨自完成了這項發明創造，但是你的發明不具有首創性。比如美的集團1995年開發的一款新型柜式空調產品，被日本三樣指控侵權，不得不付出245萬元的專利使用費，因為該項發明傳造早

⑥⑦ 柳桂珍：《取巧也是節約》，載于《人民日報》，20050824 第1版

符穎《 論失效專利的開發與利用策略》載于《研究與發展管理》2005年6月第3期。

⑧ 也有學者持不同觀點。參閱陳子龍：《關于先用全“原有范圍”的再思考――兼對“量化標準”提出置疑》，載于《知識產權》1991年第1期。

⑨ 顏祥林 等編著《知識產權保護原理與策略》，中國人民公安大學出版社，2001年9月第1版。 再1995年之前就被日本三洋申請了專利。⑩

三、企業與專利侵權問題

㈠什么叫專利侵權

專利侵權行為，是指沒有法律或合同的依據，以生產經營為目的實施他人專利的行為。“在沒有專利法之前，隨便什么人，隨便什么時候，都可以使用別人的發明，這樣發明人從自己的發明終究得不到什么特別得利益了。專利制度改變了這種狀況，保證發明人在一定時期內對自己得發明獨立使用，因此給發現和制造使用新物品得天才火焰添加了利益得柴薪。”11實踐中，專利侵權行為必須滿足兩個條件：（1）未經權利人許可；（2）以生產經營為目的。根據《專利法》第11條的規定，具有以下三種具體形式：

1、制造、使用、許諾銷售、銷售或進口他人發明專利產品或實用新型專利產品；

2、使用他人發明專利方法以及使用、許諾銷售、銷售或進口依照該方法直接獲得的產品；

3、制造、銷售或進口他人外觀設計專利產品。

實踐中還有一種假冒他人專利行為也視為侵權，此類專利侵權是指侵害專利權人的標記權，根據《實施細則》第84條規定，有以下四種形式：

1、 未經許可，在其制造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人的專利號；

2、 未經許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術；

3、 未經許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術；

4、 偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。

㈡企業被訴侵權的應對策略

目前我國很多企業都面臨侵犯外國專利權的問題，應對永無休止的專利侵權訴訟。比較典型的是中國的DVD行業的興衰。12

⒈利用和解策略

由以上分析可知，企業在研發過程中，無論是自主研發還是刻意模仿他人專利甚至是照辦照抄他人專利，都有可能被訴侵權。這個時候通常有幾種方式可以采用，一為和解，一為應訴。通常，和解是企業應當首先考慮的策略。資料顯示，有80％的專利侵權案件是通過和解談判方式解決的。侵權訴訟的高風險性和訴訟過程所消耗的漫長時間和巨額費用，可能使雙方兩敗俱傷。在應用專利和解策略時，首先要搞清對方發動專利侵權訴訟的目的。通過專利侵權訴訟來實現經濟目的，是當代企業進行商業競爭的一個新趨勢，法庭不過是市場之外的第二戰場，對方所要得到的，往往是通過訴訟增加籌碼，得到較高的專利使用費，或者作為一個施壓手段。對于理智的企業而言，訴訟并不是贏得利益的最佳手段。訴訟程序一旦

⑩ 李榮德《企業應對涉外專利侵權訴訟的和解策略》，載于《電子知識產權》2004年12月。

摘自林肯1860年6月22日論“發現、發明及改變”的演講，轉引自張耕著《知識產權民事訴訟研究》法律出版社2005年第1版。

12參見寇宗來，張弘 《握在別人手中的大棒？——“DVD事件”與“思科訴華為案”的啟示》 載于《權衡》2006（3）

11啟動可能要好幾年才能結束訟戰，對于企業來說時間就是金錢，效率就是生命，市場瞬息萬變，專利也在告訴更新換代，將大量時間投入訴訟，就算最終打贏了官司也已經失去了最佳的時機。

如何促成和解呢？

?主動要求合作

主動要求賠償可以減少雙方的訴訟開支，挽回企業名譽。針對不同的指控可針對不同的目的提供不同的合作模式。如果訴方的專利存在未使用或者其專利權即將喪失等情形，企業可以以合適的價格請求受讓專利權。也可以以自己的銷售途徑為籌碼，與對方展開合作。

?延長訴訟時間

這是面對執意走上法庭的企業的一種訴訟策略。有的專利并不具有太大的市場價值，如果訴訟時間拖延太長，專利權人面對驚人的開支會重新考慮和解方案。延長訴訟時間的有效途徑是提起專利無效宣告從而中止法庭審理。

?發動無效宣告，促成和解

根據國家知識產權局的統計，在專利復審委員會審理的無效案件中有46.7％的專利被宣告無效，而被宣告部分權利無效的有54％，也就是說，在對專利權無效提出置疑的案件中，近一半的專利權最終滅失。這對于提起侵權之訴的企業來說，不能不成為一種威脅。

2．利用現有技術抗辯。在福州金得利工藝品有限公司與劉愛榮、深圳市豐合盛事業有限公司、盛琦專利侵權糾紛案中，被告人劉愛榮即以金得利公司的實用新型專利中有已有公知技術作為侵權的抗辯理由并被法院采納，最終雖判定侵權成立，但賠償數額因此減少。13

另外，應對侵權訴訟還有合法取得抗辯，訴訟失效抗辯等方式，這里不再贅述。

㈢如何保護企業的專利權不受侵害

⒈侵權警告函的正確使用

現實生活中市場主體利用專利侵權警告函這種競爭工具是非常普遍的，通常會收到良好的效果。但是，侵權警告函使用不當不但不能制止侵權行為，還可能引發對方反訴侵犯名譽權，不正當競爭等問題。因此，侵權警告函最好由專業律師撰寫并符合有效要件。①證據要件，發布人必須有確切證據證明侵權方有侵權事實或者掌握了有利的物證、書證。②對象要件。侵權警告函最好針對特定對象發布，否則，對于一般的同業競爭者發布警告函，有不正當競爭之嫌，一旦涉訴侵犯商譽，難以脫身。③方式要件，警告函最好通過專業律師撰寫，如在公開刊物上發表，一定要注意措辭。14

⒉證據的積極收集

物證，主要是侵權產品，侵權產品是十分重要的證據而且它的取得業不難。書證，一是證明專利權人擁有專利權，如專利證書，專利申請文件、專利實施許可或專利轉讓合同書等等。二是證明侵權方實施了侵權行為，如侵權方與他人的訂貨合同或轉讓合同，銷售發票或者合同書等。在有些情況下，往往一兩份有利的書證就可以認定侵權事實的存在。

13 案件詳情見《福州金得利工藝品有限公司與劉愛榮、深圳市豐合盛事業有限公司、盛琦專利侵權糾紛案》，載于鄭偉主編《知識產權精選案例評析》，人民法院出版社，2004年第1版

14 參見 廖義男：《專利全人發函警告競爭對手及競爭對手之交易相對人應注意及尊重其專利權》，[臺]《月旦法學》第14期，轉引自梁志文《論專利權人之侵權警告函》，載于《知識產權》2004年第3期。 ⒊對專利權本身進行評估

專利是否具備新穎性、創造性、實用性？是否在專利保護期限？是否過了訴訟時效？權利要求書是否無懈可擊？是否存在其他無效情形？如果自己的專利權存在瑕疵，千萬不要盲目提起訴訟，以免被訴無效，失去已有的權利。這個時候，選擇和解，要求對方支付適當使用費是個不錯的選擇。

⒋ 選擇適當時機

并不是所有的侵權行為影響專利權人的即得或預期利益。出于各種原因，專利權人產品不能盡快得打開某的市場，而侵權人利用自身某種優勢，變相的替權利人開山辟路，等市場成熟的時候再加以反擊，何樂而不為呢？

5．適時利用臨時禁令原則

臨時禁令原則規定在專利法61條第一款當中，當專利權人或其他利害關系人有證據 證明他人正在實施或者將要實施侵犯其專利權的行為時，如不及時制止將會使權利人受到無法彌補的損害時，可以請求人民法院采取責令停止有關行為和財產保全等措施。臨時禁令在TRIPs協議中被成為“臨時措施”。“臨時措施”與“臨時禁令”以及“訴前責令停止侵權行為”，雖然成為各不相同，但在實質上都是符合TRIPs協議要求的一項同等的司法措施，具15有相同的功能和效力。訴前禁令原則的使用可能會影響涉嫌侵權人的生產經營活動，所以，申請此禁令需謹慎。以免造成不必要的損害。

小結，高科技時代的到來使得企業與專利有了千絲萬縷的關系，專利已經滲入到經濟活動的各個領域并帶來的巨大的經濟效益。如何利用專利趨利弊害已經成為每個企業棘待解決的問題。本文的論述，旨在為企業正確認識專利，利用專利提供有利的信息。

參考文獻

1．鄭成思著《知識產權法》法律出版社2002年第1版。

2．程永順主編：《專利侵權判定實務》，法律出版社，2002年版。

3．尹新天著《專利權的保護》，知識產權出版社，2005年4月第2版。

4．北京市知識產權局編著《專利糾紛案件評析》，知識產權出版社，2005年1月第1 版。

5．陳旭主編《知識產權案例精選》，法律出版社1999年第1版。

6．孫璐著《強弱之界：專利權保護的選擇》，《電子知識產權》2005年第8期。

7．蔣志培“侵犯專利權的認定”載/file/2

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15 最高人民法院民事審判第三庭編：《知識產權審判知道與參考》（第3卷），法律出版社2001年版，第213頁。 致謝

此論文是專利法課堂小組研究內容的深化，小組在選定題目并多次討論的基礎上形成了一致意見。作者在形成一致意見的基礎上對專利侵權現象進行進一步研究，形成了本文的基本框架。在小組與劉永沛老師的多次討論過程中，劉老師給予了悉心的知道，使作者受益匪淺，在此對于企業侵權應對策略研究小組的全體成員以及劉老師一并予以感謝。

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