淺析從屬權(quán)利要求撰寫中存在的誤區(qū)

淺析從屬權(quán)利要求撰寫中存在的誤區(qū)

來(lái)源：北大法律信息網(wǎng)作者：周琪日期：2010-02-24

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引言

專利法第五十六條第一款規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及附圖可

以用于解釋權(quán)利要求。”可見(jiàn)，權(quán)利要求是確定發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)保護(hù)范圍的法律文件，在專利申請(qǐng)文件中占有最重要地

位。按照撰寫方式，又可將權(quán)利要求劃分為獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求。在專利法實(shí)施細(xì)則中，明確了對(duì)從屬權(quán)利要求撰寫

的形式要求，但是并沒(méi)有涉及實(shí)質(zhì)上的要求，因此，本文試圖對(duì)從屬權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)性要求作一些探討，希望對(duì)大家撰寫權(quán)利

要求書能有所幫助。

一、正確理解從屬權(quán)利要求的定義，避免重復(fù)限定

《專利法詳解》對(duì)從屬權(quán)利要求的撰寫有一個(gè)基本定義：“從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征，對(duì)所引用的權(quán)利

要求作進(jìn)一步的限定。附加的技術(shù)特征可以是對(duì)被引用權(quán)利要求的技術(shù)特征作進(jìn)一步限定的技術(shù)特征，也可以是另外增加的技

術(shù)特征。”

上述規(guī)定雖然非常明確，但在權(quán)利要求的撰寫過(guò)程中，仍然會(huì)經(jīng)常發(fā)生如下四類重復(fù)限定現(xiàn)象。下面就根據(jù)從屬權(quán)

利要求的定義來(lái)識(shí)別出這些重復(fù)限定的情況，加以避免。

1、另外增加的技術(shù)特征本身造成重復(fù)限定

例如，從屬權(quán)利要求中的限定部分為“……其特征在于，所述三輪車具有三個(gè)輪子。”三輪車必然具有三個(gè)輪子且

只有三個(gè)輪子，這是在“三輪車”這個(gè)主題確定后所必然帶來(lái)的技術(shù)特征，因此這種描述并沒(méi)有另外增加技術(shù)特征，這樣的權(quán)

利要求構(gòu)成重復(fù)限定。

又如從屬權(quán)利要求中的限定部分為“……其特征在于，所述電視機(jī)還具有一顯示屏。”顯示屏是自電視機(jī)產(chǎn)生以來(lái)，

電視機(jī)所必須具備的結(jié)構(gòu)。且不論電視技術(shù)如何發(fā)展，顯示屏也必定是電視機(jī)所不可缺少的部件。因此這種描述并沒(méi)有另外增

加技術(shù)特征，這樣的權(quán)利要求構(gòu)成重復(fù)限定。

2、另外增加的技術(shù)特征已經(jīng)隱含在其所引用的權(quán)利要求中，造成重復(fù)限定

例如，權(quán)利要求1記載“……其特征在于，所述比較器將控制信號(hào)輸出給PLC。”從屬權(quán)利要求為“如權(quán)利要求1

所述的……，其特征在于，所述比較器具有控制信號(hào)輸出端，所述PLC具有控制信號(hào)輸入端，該控制信號(hào)輸出端與控制信號(hào)輸

入端相連。”

從權(quán)利要求1可以看出，要實(shí)現(xiàn)比較器將控制信號(hào)輸出給PLC，比較器必定具有控制信號(hào)輸出端，而PLC也必定具

有控制信號(hào)輸入端。不論控制信號(hào)輸出端與控制信號(hào)輸入端是無(wú)線連接還是有線連接，兩者信號(hào)相連通也是必須的。因此從屬

權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征從字面看雖然沒(méi)有記載在權(quán)利要求1中，但并沒(méi)有給從屬權(quán)利要求實(shí)質(zhì)增加任何技術(shù)特征，這樣的

從屬權(quán)利要求構(gòu)成重復(fù)限定。

3、進(jìn)一步限定后的保護(hù)范圍未作任何改變，造成重復(fù)限定

例如，“……所述軸承可以由金屬制成，也可以由非金屬制成。”該權(quán)利要求所要進(jìn)一步限定的是軸承的材料。由

于金屬材料以外的都稱為非金屬材料，該權(quán)利要求的描述相當(dāng)于軸承可以采用任何材料，導(dǎo)致進(jìn)一步限定后的保護(hù)范圍未作任

何改變，造成重復(fù)限定。

4、進(jìn)一步選擇技術(shù)方案而非進(jìn)一步限定技術(shù)特征，造成重復(fù)限定

例如，權(quán)利要求1記載“……其特征在于，所述元素是氟或氯或溴或碘。”從屬權(quán)利要求為“如權(quán)利要求1所述的……

其特征在于，所述元素是氟。”

在代理實(shí)務(wù)中，有相當(dāng)一部分人認(rèn)為上述從屬權(quán)利要求保護(hù)范圍落在其引用權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)，比其引用權(quán)

利要求的保護(hù)范圍小，因此撰寫成從屬權(quán)利要求是沒(méi)有問(wèn)題的。

上述錯(cuò)誤觀點(diǎn)源于沒(méi)有正確理解保護(hù)范圍的概念。專利的保護(hù)范圍是以記載在權(quán)利要求中的技術(shù)方案為準(zhǔn)，因此進(jìn)

一步限定必須要使得從屬權(quán)利要求的技術(shù)方案落入其引用的權(quán)利要求的技術(shù)方案的范圍之內(nèi)。上述從屬權(quán)利要求僅僅是在四種

并行的技術(shù)方案中選擇了一種。也就是說(shuō)，從屬權(quán)利要求的技術(shù)方案的保護(hù)范圍和權(quán)利要求1中的四種并行的技術(shù)方案中的一

種是完全重疊的，因此并沒(méi)有對(duì)技術(shù)特征作進(jìn)一步的限定，仍然是一種重復(fù)限定。

在能得到說(shuō)明書支持的前提下，將上述權(quán)利要求作如下修改則是可以的：權(quán)利要求1為“……其特征在于，所述元

素是鹵族元素。”從屬權(quán)利要求為“如權(quán)利要求1所述的……其特征在于，所述鹵族元素是氟。”

對(duì)于此類問(wèn)題，建議結(jié)合新穎性標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行判斷，即進(jìn)一步選擇的技術(shù)方案相對(duì)于所引用權(quán)利要求中的技術(shù)方案是

否具備新穎性。如果不具備新穎性，則可以確認(rèn)為是進(jìn)一步選擇技術(shù)方案而非進(jìn)一步限定技術(shù)特征，構(gòu)成重復(fù)限定。

二、正確理解從屬權(quán)利要求的作用，明白現(xiàn)有技術(shù)作為從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征的意義

從屬權(quán)利要求不論是在審查程序中、無(wú)效程序中、侵權(quán)訴訟中或者專利轉(zhuǎn)讓/許可中，都具有很重要的作用，這已經(jīng)

為大家所公知。在撰寫權(quán)利要求書時(shí)，通常首先完成獨(dú)立權(quán)利要求的撰寫，然后需要對(duì)其他技術(shù)特征進(jìn)行分析，將那些有可能

對(duì)申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征作為對(duì)本發(fā)明或?qū)嵱眯滦瓦M(jìn)一步限定的附加技術(shù)特征，寫成相應(yīng)的從屬權(quán)利要求。有相當(dāng)一

部分人據(jù)此推斷，若某技術(shù)特征本身是現(xiàn)有技術(shù)，則必定不能對(duì)申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用，因此不必寫入從屬權(quán)利要求中。但同時(shí)

在實(shí)踐中，他們又能經(jīng)常看到一些非常普通的現(xiàn)有技術(shù)寫入了從屬權(quán)利要求，從而引發(fā)了到底怎樣的技術(shù)特征有必要作為附加

技術(shù)特征寫成相應(yīng)的從屬權(quán)利要求的疑問(wèn)。下面將集中對(duì)1)現(xiàn)有技術(shù)是否有必要作為附加技術(shù)特征寫入從屬權(quán)利要求;2)什么樣

的現(xiàn)有技術(shù)有必要寫入從屬權(quán)利要求進(jìn)行探討。

1、現(xiàn)有技術(shù)是否有必要作為附加技術(shù)特征寫入從屬權(quán)利要求

首先從邏輯上看，即使原命題“若p則q”正確，也無(wú)法推出否命題“若非p則非q”也正確。因此將那些有可能對(duì)

申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征作為對(duì)本發(fā)明或?qū)嵱眯滦瓦M(jìn)一步限定的附加技術(shù)特征來(lái)寫成相應(yīng)的從屬權(quán)利要求，并不表示那

些不可能對(duì)申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征沒(méi)必要作為對(duì)本發(fā)明或?qū)嵱眯滦瓦M(jìn)一步限定的附加技術(shù)特征來(lái)寫成相應(yīng)的從屬權(quán)利

要求。

其次，某技術(shù)特征本身是現(xiàn)有技術(shù)，該特征與其所引用的權(quán)利要求的技術(shù)方案組合后能對(duì)申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用的可

能性并不大，但并不能完全排除這種可能性。因此現(xiàn)有技術(shù)特征不完全等于不能對(duì)申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征。

最后，現(xiàn)有技術(shù)作為附加技術(shù)特征非常有可能對(duì)申請(qǐng)的新穎性起作用，這也是本文需要特別強(qiáng)調(diào)的。

例如一件專利通過(guò)實(shí)質(zhì)審查獲得了授權(quán)，其權(quán)利要求書中具有這樣一個(gè)從屬權(quán)利要求：“……其特征在于，所述軸

承由陶瓷材料制成。”而在申請(qǐng)日之前，用陶瓷材料制作軸承已經(jīng)為人們所知悉，因此該技術(shù)特征本身是現(xiàn)有技術(shù)。若有人檢

索到一篇申請(qǐng)?jiān)谙裙_在后的專利文獻(xiàn)，公開了該專利權(quán)利要求書中除了上述從屬權(quán)利要求以外的所有技術(shù)方案。此時(shí)該專利

仍然可以因?yàn)榫哂行路f性而被部分維持有效。

從本例可以看出，現(xiàn)有技術(shù)是否作為附加技術(shù)特征寫入從屬權(quán)利要求，直接影響了專利是否被全部無(wú)效。另外，隨

著技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，存在抵觸申請(qǐng)的可能也會(huì)日益增大。特別是加速審查制度的推出，更有可能出現(xiàn)要求加速審查的在后

申請(qǐng)已經(jīng)授權(quán)，而在先申請(qǐng)仍然沒(méi)有公開的狀況。在這種情況下，審查員無(wú)法檢索到抵觸申請(qǐng)，從而申請(qǐng)人也不可能做針對(duì)性

的修改，一旦進(jìn)入無(wú)效程序，則將可能面臨權(quán)利喪失的風(fēng)險(xiǎn)。這就使得現(xiàn)有技術(shù)作為附加技術(shù)特征寫入從屬權(quán)利要求具有更為

重要的作用。

綜上所述，現(xiàn)有技術(shù)也有作為附加技術(shù)特征寫入從屬權(quán)利要求的必要。從理論上說(shuō)，只要進(jìn)一步限定后的從屬權(quán)利

要求相對(duì)于被其引用的權(quán)利要求具有新穎性，即不是重復(fù)限定的，則都有可能起作用。

但在撰寫實(shí)務(wù)中，一定是先考慮可能對(duì)申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征，然后才考慮本身是現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。

況且眾多的現(xiàn)有技術(shù)難道都有必要寫入從屬權(quán)利要求中么?

2、什么樣的現(xiàn)有技術(shù)特征有必要寫入從屬權(quán)利要求

1)最終投放市場(chǎng)的完整產(chǎn)品、最終使用的完整方法或工藝中所包含的難以替代或繞開的現(xiàn)有技術(shù)特征，但該技術(shù)特

征本身與專利申請(qǐng)的創(chuàng)新之間可能并無(wú)關(guān)聯(lián)。

例如，在熱交換器領(lǐng)域，水力直徑沿主延伸方向圍繞一個(gè)中間值的波動(dòng)通常都是確定在某一個(gè)范圍內(nèi)，例如50%內(nèi)。

而專利申請(qǐng)要解決的技術(shù)問(wèn)題是降低成本。此時(shí)的技術(shù)特征雖然與要解決的技術(shù)問(wèn)題并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，但是該技術(shù)特征確是最終

投放市場(chǎng)的完整產(chǎn)品中不可或缺的特征之一，并且難以繞開，因此有必要寫入從屬權(quán)利要求中。

2)與最終投放市場(chǎng)的完整產(chǎn)品的生產(chǎn)相關(guān)且不易繞開的現(xiàn)有技術(shù)特征，但該技術(shù)特征本身與專利申請(qǐng)的創(chuàng)新之間可

能并無(wú)關(guān)聯(lián)。

例如，一種密封結(jié)構(gòu)，可以采用多種焊接方法生產(chǎn)，但配套的生產(chǎn)線上采用的是激光焊，如果替換其它焊接方式，

整條流水線可能需要花費(fèi)較高的重置成本，此時(shí)可以認(rèn)為該技術(shù)特征也具有不易繞開的特點(diǎn)，有必要寫入從屬權(quán)利要求中。

3)專利申請(qǐng)的主題所直接應(yīng)用的領(lǐng)域。

例如，專利申請(qǐng)的主題為一種智能芯片，開發(fā)該芯片時(shí)的設(shè)想是將其應(yīng)用于智能家電系統(tǒng)中，且投放市場(chǎng)的芯片也

都準(zhǔn)備用于智能家電系統(tǒng)。但在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，由于該智能芯片并不限于智能家電系統(tǒng)的應(yīng)用，獨(dú)立權(quán)利要求中通常是不包

括具體應(yīng)用領(lǐng)域的。但該特征應(yīng)當(dāng)寫入從屬權(quán)利要求。

三、正確理解從屬權(quán)利要求之間的引用關(guān)系，避免削弱從屬權(quán)利要求的防御作用

細(xì)則第二十三條第二款還作出了兩條比較重要的規(guī)定：引用兩項(xiàng)以上權(quán)利要求的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求，只能以擇一方

式引用在前的權(quán)利要求;多項(xiàng)從屬權(quán)利要求不得作為另一項(xiàng)多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)，即多項(xiàng)從屬權(quán)利要求不得直接或間接地引

用另一項(xiàng)多項(xiàng)從屬權(quán)利要求。

專利代理人在撰寫權(quán)利要求時(shí)，基本都能避免上述多項(xiàng)引多項(xiàng)的問(wèn)題，但時(shí)常發(fā)現(xiàn)為了要避免該問(wèn)題而隨意引用，

導(dǎo)致從屬權(quán)利要求的防御作用被削弱的情況。以下通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的示例來(lái)說(shuō)明。

權(quán)利要求書

1、一種組合物，其中含有介質(zhì)和在室溫下為固體的顆粒。

2、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒以膠態(tài)分散體的形式加入介質(zhì)中。

3、如權(quán)利要求2所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒選自珠光劑。

4、如以上權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的組合物，其特征在于，所述介質(zhì)為生理適用的介質(zhì)。

5、如以上權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒的含量占組合物總重量的0.5-60重量%。

上述權(quán)利要求書中的權(quán)利要求4和權(quán)利要求5存在引用前序多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的問(wèn)題，這在歐洲專利申請(qǐng)文件中經(jīng)

常能看到。申請(qǐng)人克服該缺陷的修改方式通常有以下幾種。

第一種修改，將權(quán)利要求4、5改為擇一引用前序權(quán)利要求。這種修改方式保留了所有的技術(shù)方案，但權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)

會(huì)呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。例如1項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求和-1項(xiàng)(≥3)均為“如以上權(quán)利要求所述”的從屬權(quán)利要求，經(jīng)過(guò)修改后的權(quán)利要

求項(xiàng)數(shù)為3+2(2-3-1)。

第二種修改，將權(quán)利要求4、5改為隨便引用一個(gè)前序權(quán)利要求：

4、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述介質(zhì)為生理適用的介質(zhì)。

5、如權(quán)利要求4所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒的含量占組合物總重量的0.5-60重量%。

這種修改方式遺漏了眾多的技術(shù)方案，有可能導(dǎo)致在無(wú)效或者訴訟過(guò)程中處于不利地位。

第三種修改，是目前專利代理人較為常用的：

1、一種組合物，其中含有介質(zhì)和在室溫下為固體的顆粒。

2、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒以膠態(tài)分散體的形式加入介質(zhì)中。

3、如權(quán)利要求2所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒選自珠光劑。

4、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述介質(zhì)為生理適用的介質(zhì)。

5、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒的含量占組合物總重量的0.5-60重量%。

上述修改合理利用了審查指南中有關(guān)無(wú)效程序中可以合并權(quán)利要求的規(guī)定，但是與原始的權(quán)利要求書相比，還是遺

漏了權(quán)利要求3、權(quán)利要求4組成的技術(shù)方案和權(quán)利要求3、權(quán)利要求5組成的技術(shù)方案，癥結(jié)就在于權(quán)利要求3是從屬于權(quán)利

要求2，不屬于可以合并的權(quán)利要求。

第四種修改：

1、一種組合物，其中含有介質(zhì)和在室溫下為固體的顆粒。

2、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒以膠態(tài)分散體的形式加入介質(zhì)中。

3、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒以膠態(tài)分散體的形式加入介質(zhì)中;所述固體顆粒選自珠光劑。

4、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述介質(zhì)為生理適用的介質(zhì)。

5、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述固體顆粒的含量占組合物總重量的0.5-60重量%。

上述修改中，從屬權(quán)利要求全部改為引用權(quán)利要求1，在無(wú)效中都可以合并，因此未遺漏技術(shù)方案。但其缺點(diǎn)是，

無(wú)效程序中不是什么時(shí)候都可以用合并的方式修改權(quán)利要求的。而在訴訟中，也僅能認(rèn)為上述權(quán)利要求書中存在五個(gè)基本技術(shù)

方案，合并所可能得出的技術(shù)方案是不予考慮的。

【作者簡(jiǎn)介】

周琪，目前為執(zhí)業(yè)專利代理人、工程師(中級(jí))、知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法鑒定專家組成員，中國(guó)民主同盟成員。2001年畢業(yè)于

上海交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院;目前就讀上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士。2001年開始從事涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理工作，涉及專利申請(qǐng)、

復(fù)審、無(wú)效、訴訟、許可談判、分析等。

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